Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu - Chương 4: Chuyển nhượng thương hiệu

Chƣơng 4:

CHUYỂN NHƢỢNG

THƢƠNG HIỆU

27 September 2017

1

4.1.1. Khái niệm về chuyển giao và chuyển nhƣợng

Một số tiếp cận về chuyển giao

Theo Luật chuyển giao công nghệ năm 2006

– Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử

dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao

công nghệ sang bên nhận công nghệ.

– Chuyển giao gồm: Chuyển quyền sở hữu (chuyển nhượng) hoặc Chuyển

quyền sử dụng.

+ Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển

giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ

chức, cá nhân khác theo quy định

+ Chuyển giao quyền sử dụng công nghệ là việc tổ chức, cá nhân cho phép tổ

chức, cá nhân khác sử dụng công nghệ theo quy định

(Điều 3 – Luật CGCN 2006)

27 September 2017

2

4.1.1. Khái niệm về chuyển giao và chuyển nhƣợng

Một số tiếp cận về chuyển giao

Theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 (Chƣơng X)

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm các hình thức: chuyển

nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu

công nghiệp.

- Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu

công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. (Đ 138)

- Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối

tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu

công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. (Đ 141)

27 September 2017

3

4.1.1. Khái niệm về chuyển giao và chuyển nhƣợng

Chuyển giao các tài sản vô hình là hoạt động chuyển

quyền sử dụng, quyền khai thác các tài sản vô hình

theo quy định của pháp luật hoặc sự thỏa thuận giữa

các bên

Chuyển nhƣợng các tài sản vô hình là hoạt động

chuyển quyền sở hữu các tài sản vô hình theo quy

định của pháp luật hoặc sự thỏa thuận giữa các bên

27 September 2017

4

4.1.2. Đặc điểm chuyển giao và chuyển nhƣợng

• Liên quan đến quyền tài sản, quyền sử dụng và khai thác

• Các bên nhận chuyển giao – chuyển nhượng (có thể là 1 bên,

nhiều bên, 1 cấp độ, nhiều cấp độ)

• Nội dung của hoạt động chuyển giao – chuyển nhượng (có thể

chuyển nhượng - chuyển giao một phần hoặc toàn bộ)

• Ràng buộc về mặt pháp lý trong chuyển giao – chuyển nhượng

(khi thực hiện hoạt động chuyển giao – chuyển nhượng phải có

hợp đồng văn bản và phải có xác nhận của bên thứ 3 là cơ quan

nhà nước)

• Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan

27 September 2017

5

4.1.3. Lợi ích và rủi ro của chuyển giao và chuyển nhƣợng tài sản

vô hình trong doanh nghiệp

Đối với bên chuyển giao

Lợi ích

Rủi ro

- Gia tăng lợi nhuận tài chính, tạo - Mất vị trí độc quyền, nguy cơ lộ

điều kiện phát triển kinh tế bí mật thương mại

- Hỗ trợ quá trình đầu tư, sáng - Suy giảm lợi nhuận quyền lợi

tạo, phổ biến công nghệ mới kinh tế quốc gia

- Vị trí độc quyền trong chuyển - Tạo ra đối thủ cạnh tranh trong

giao tương lai

- Tận dụng nguồn tài nguyên, -Rủi ro liên quan đến hợp đồng

nguồn lao động tại nơi chuyển

giao

- Khuyếch trương hình ảnh

thương hiệu ở những khu vực thị

trường khác nhau

27 September 2017

6

4.1.3. Lợi ích và rủi ro của chuyển giao và chuyển nhƣợng tài sản

vô hình trong doanh nghiệp

Đối với bên nhận chuyển giao

Lợi ích

Rủi ro

- Tiết kiệm chí phí và thời gian để - Sự phụ thuộc về mặt khoa học,

nghiên cứu công nghệ

- Tăng giá trị lao động

tài chính, công nghệ, định giá

sai,…

- Năng lực và chất lượng sản - Lãng phí nhân lực và tài

xuất được nâng cao

nguyên nếu công nghệ nhận CG

không phù hợp với điều kiện

vùng miền hoặc đã lạc hậu

- Có thể mang đến sự mất cân

đối đối với các ngành nghề kinh

tế

27 September 2017

7

4.1.3. Lợi ích và rủi ro của chuyển giao và chuyển nhƣợng tài sản

vô hình trong doanh nghiệp

Đối với bên chuyển nhƣợng

Lợi ích

Rủi ro

- Có thêm thu nhập từ phí - Nếu quản lý không tốt sẽ dễ

chuyển nhượng và các hoạt dẫn đến tình trạng bên nhận

động đào tạo, tư vấn,…

chuyển nhượng không làm đúng

- Mở rộng mạng lưới phân tiêu chuẩn hoặc bị giả mạo tác

phối nhằm quảng bá thương hiệu động xấu đến hình ảnh và uy tín

- Không mất vốn đầu tư cố của thương hiệu

định ban đầu

27 September 2017

8

4.1.3. Lợi ích và rủi ro của chuyển giao và chuyển nhƣợng tài sản

vô hình trong doanh nghiệp

Đối với bên nhận chuyển nhƣợng

Lợi ích

Rủi ro

- Được thừa hưởng danh tiếng - Bị phụ thuộc quá nhiều vào bên

và thương hiệu của bên chuyển chuyển nhượng, về cả tiêu chuẩn,

nhượng nên giảm thiểu rủi ro trong quy tắc đến phương thức kinh

kinh doanh đồng thời dễ dàng vay doanh nên ít có cơ hội thể hiện

vốn ngân hàng để mở rộng quy mô sức sáng tạo và tự chủ.

- Được đào tạo, tư vấn và hỗ trợ - Thông thường hợp đồng là do

về hoạt động kinh doanh

bên chuyển nhượng soạn thảo nên

- Tích lũy được kinh nghiệm nếu không chú ý sẽ bị thiệt khi

quản lý và tiếp cận được công phát sinh tranh chấp

nghệ tiên tiến, tạo tiền đề cho hoạt - Phụ thuộc rất nhiều vào TH nhận

động kinh doanh sau này

chuyển nhượng, nếu TH này bị tổn

thương sẽ ảnh hưởng đến hoạt

động kinh doanh.

27 September 2017

9

4.2.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao và chuyển

nhƣợng tài sản vô hình

• Nghị định 35 “Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt

động nhượng quyền thương mại”

• Luật chuyển giao công nghệ 2006

• Luật SHTT

27 September 2017

10

4.2.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao và chuyển

nhƣợng tài sản vô hình

• Nghị định 35 “Quy định chi tiết luật thương mại về hoạt

động nhượng quyền thương mại”

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại

về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà

xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đối tƣợng áp dụng:

– Nghị định này áp dụng đối với thương nhân Việt Nam và thương nhân

nước ngoài tham gia vào hoạt động nhượng quyền thương mại.

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyên hoạt động mua bán

hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá,

ngoài những quy định tại Điều 7 Nghị định này, chỉ được thực hiện

hoạt động nhượng quyền thương mại đối với những mặt hàng mà

doanh nghiệp đó được kinh doanh dịch vụ phân phối theo cam kết

quốc tế của Việt Nam.

27 September 2017

11

4.2.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao và chuyển

nhƣợng tài sản vô hình

• Luật chuyển giao công nghệ 2006

– Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động chuyển giao

công nghệ tại Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài, từ nước ngoài vào

Việt Nam; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động

chuyển giao công nghệ; thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước;

các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công

nghệ.

– Đối tƣợng áp dụng: Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt

Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước

ngoài tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ.

– Đối tƣợng công nghệ đƣợc chuyển giao: là một phần hoặc toàn bộ

công nghệ sau đây: Bí quyết kỹ thuật; Kiến thức kỹ thuật về công nghệ

được chuyển giao dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công

nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ

kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dữ liệu; Giải pháp hợp lý hoá

sản xuất, đổi mới công nghệ.

• Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không

gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

27 September 2017

12

4.2.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao và chuyển

nhƣợng tài sản vô hình

• Luật SHTT

Điều 138. Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu

công nghiệp

1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu

quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình

cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được

thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là

hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp).

27 September 2017

13

4.2.2. Điều kiện trong chuyển giao và chuyển nhƣợng thƣơng

hiệu

• Điều kiện chung trong chuyển giao – chuyển

nhượng

- Căn cứ vào uy tín của thương hiệu

- Tính pháp lý của thương hiệu

- Năng lực pháp lý của bên nhận chuyển giao – chuyển nhượng

- Khả năng kinh doanh, thị trường kinh doanh của bên nhận

chuyển giao – chuyển nhượng

27 September 2017

14

4.2.2. Điều kiện trong chuyển giao và chuyển nhƣợng thƣơng

hiệu

• Đối với chuyển giao công nghệ:

- Đối tượng công nghệ được chuyển giao là một phần hoặc

toàn bộ công nghệ sau đây:

a. Bí quyết kỹ thuật;

b. Kiến thức kỹ thuật về công nghệ được chuyển giao dưới

dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ

thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương

trình máy tính, thông tin dữ liệu;

c. Giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mới công nghệ.

- Đối tượng công nghệ được chuyển giao có thể gắn hoặc không

gắn với đối tượng sở hữu công nghiệp.

27 September 2017

15

4.2.2. Điều kiện trong chuyển giao và chuyển nhƣợng thƣơng

hiệu

• Đối với quyền SHCN:

- Việc chuyển nhượng quyền này phải thực hiện bởi hình thức hợp đồng bằng văn

bản gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. ( Điều 138, Luật

SHTT 2013)

- Việc chuyển nhượng quyền SHCN không thuộc điều kiện hạn chế việc chuyển

nhượng quyền SHCN (Điều 139, Luật SHTT 2013). Cụ thể là :

– Chủ sở hữu quyền SHCN chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong

phạm vi được bảo hộ.

– Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.

– Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển

nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương

mại đó.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn

về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

– Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp

ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

27 September 2017

16

4.2.2. Điều kiện trong chuyển giao và chuyển nhƣợng thƣơng

hiệu

• Đối với quyền tác giả, quyền liên quan:

Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

(Điều 45, Luật SHTT)

- Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại

Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển

nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

- Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương

trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự

thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ

sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương

trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì

chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển

nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình

cho tổ chức, cá nhân khác.

27 September 2017

17

4.2.2. Điều kiện trong chuyển giao và chuyển nhƣợng thƣơng

hiệu

• Đối với quyền tác giả, quyền liên quan:

Quy định chung về chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên

quan (Điều 47, Luật SHTT)

- Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định

tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được

chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29

của Luật này.

- Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương

trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền

tác giả, quyền liên quan phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở

hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu

diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt

có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu

quyền liên quan có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên

quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

- Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên

quan có thể chuyển quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được

_{27 Septem}s_beự_{r 2}đ₀₁ồ₇ng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

18

4.2.3. Các phƣơng thức chuyển giao, chuyển nhƣợng thƣơng

hiệu

• Các phương thức CGCN: (Điều 18, Luật CGCN)

- Chuyển giao tài liệu về công nghệ.

- Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công

nghệ theo thời hạn quy định trong hợp đồng chuyển giao công

nghệ.

- Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công

nghệ vào sản xuất với chất lượng công nghệ và chất lượng sản

phẩm đạt các chỉ tiêu và tiến độ quy định trong hợp đồng chuyển

giao công nghệ.

- Phương thức chuyển giao khác do các bên thỏa thuận.

27 September 2017

19

4.2.3. Các phƣơng thức chuyển giao, chuyển nhƣợng thƣơng

hiệu

• Hình thức chuyển giao công nghệ (Điều 12, Luật CGCN)

Việc chuyển giao công nghệ được thực hiện thông qua các hình

thức sau đây:

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập;

2. Phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng sau

đây:

a) Dự án đầu tư;

b) Hợp đồng nhượng quyền thương mại;

c) Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

d) Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị kèm theo chuyển giao

công nghệ;

3. Hình thức chuyển giao công nghệ khác theo quy định của pháp

luật.

27 September 2017

20